Zasadą jest, że uprawniony do znaku towarowego ma monopol na jego używanie. W związku z tym, aby legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego należy uzyskać zgodę uprawnionego. Istnieją jednak wyjątki od powyższego. Jednym z nich jest używanie znaku towarowego tytułem odniesienia.
W niedawnym wyroku z dnia 11 stycznia 2024 r. (sygn. C-361/22) Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiedział na pytanie sądu hiszpańskiego skierowane w ramach sporu pomiędzy Industria de Diseno Textil SA (Inditex) – właścicielem znaku towarowego „ZARA” przeciwko Buongiorno Myalert SA.
Istota sporu
Boungiorno jest dostawcą usług informacyjnych za pośrednictwem Internetu i sieci telefonii komórkowej. W 2010 r. Buongiorno rozpoczął kampanię reklamową dotyczącą płatnej subskrypcji usługi przesyłania treści multimedialnych za pomocą SMS-ów. Subskrypcja tej usługi umożliwiała udział w losowaniu, w którym jedną z nagród była karta podarunkowa „ZARA” o wartości 1000 EUR. Po kliknięciu w baner w celu uzyskania dostępu do losowania subskrybent widział na następnym ekranie oznaczenie „ZARA” obramowane prostokątem, przypominające format kart podarunkowych.
Inditex wytoczył przeciwko Buongiorno przed sądem gospodarczym w Madrycie powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego z powodu naruszenia praw wyłącznych wynikających z krajowego znaku towarowego chroniącego oznaczenie „ZARA”. Inditex powołał się na względy związane z istnieniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i z czerpaniem korzyści z renomy znaku towarowego, a także z działaniem na szkodę tej renomy.
Buongiorno zaprzeczył, aby doszło do naruszenia praw do znaku towarowego „ZARA” argumentując, iż użył tego znaku okazjonalnie, nie w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu wskazania, na czym polegał jeden z upominków oferowanych zwycięzcom losowania. Zdaniem Buongiorno takie używanie „tytułem odniesienia” mieści się w ramach zgodnego z prawem używania oznaczeń odróżniających innych podmiotów.
Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo Inditexu, który wniósł apelację do sądu okręgowego w Madrycie. Apelacja również została oddalona. Sąd II instancji uznał, że używanie znaku towarowego „ZARA” przez Buongiorno nie naruszyło renomy tego znaku towarowego ani nie stanowiło czerpania nienależnej korzyści z tej renomy.
Pytanie hiszpańskiego Sądu Najwyższego do Trybunału
Następnie właściciel znaku towarowego „ZARA” wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w Hiszpanii, który zadał pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE:
„Czy art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy [89/104] należy interpretować w ten sposób, że bardziej ogólne zachowanie, o którym mowa w obecnym art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy [2015/2436], a mianowicie użycie »znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego«, jest w sposób dorozumiany objęte ograniczeniem prawa do znaku towarowego?”
Trybunał przeformułował pytanie w następujący sposób:
„Czy art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on każdego używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela tego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, czy jedynie używania tego znaku towarowego, które jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi?”
Przepisy dyrektyw
Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towarów lub usług, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych.
Art.14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 obejmuje obecnie używanie znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, a następnie powtarza treść art. 6 ust. 1 lit. c) poprzedniej dyrektywy 2008/95, poprzedzając ją wyrażeniem „w szczególności”.
Zakres art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jest węższy niż zakres art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436, ponieważ art. 6 ust. 1 lit. c) obejmuje jedynie używanie w obrocie handlowym znaku towarowego, gdy jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi.
Wyrok Trybunału
Trybunał odpowiedział na pytanie następująco:
„Art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.”
Obecnie sprawa wróci do sądu hiszpańskiego, który powinien ustalić, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, m.in. czy Buongiorno używa znaku towarowego „ZARA” w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2008/95, a jeżeli tak, to czy w świetle art. 6 ust. 1 tej dyrektywy używanie to było niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia usługi oferowanej przez Buongiorno oraz, w stosownym przypadku, czy używanie to było zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
